現在大家出門旅遊的時候，最常想到的訂房網站是甚麼呢？trivago？airbnb? Booking？但你知道Booking.com，先前想要向美國專利商標局申請商標皆被駁回，雙方進入爭訟階段，2020年6月30日，美國最高法院做出了判決認為Booking.com可以註冊申請商標，肯定了Booking.com商標的後天識別性。
商標的識別性分為兩種：先天識別性、後天識別性。前者指商標本身所固有，無須經由使用取得的識別能力；後天識別性則指標識原不具有識別性，但經由在市場上之使用，其結果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識，即具有商標識別性，因此時該標識除原來的原始意涵外，尚產生識別來源的新意義，所以後天識別性又稱為第二意義。
不具先天識別性的原因有：「描述性標識」指對於商品或服務的品質、功用或其他有關的成分、產地等特性，作直接、明顯描述的標識，民眾容易將之認為商品或服務的說明，而非識別來源的標識。
「通用標章或名稱」是業者就特定商品或服務所共同使用之標誌，通用名稱則為業者通常用以表示商品或服務之名稱，通用名稱亦包括其簡稱、縮寫及俗稱。
「其他不具先天識別性的標識」包括有單一字母；型號；單純數字；簡單線條或基本幾何圖形；裝飾圖案；姓氏；稱謂與姓氏結合；公司名稱；網域名稱；習見的宗教神祇、用語與標誌；標語；習見祝賀語、吉祥語、流行用語與成語等，當缺乏指示來源的功能時，亦屬不具識別性的標識，不得註冊。
一開始美國專利商標局以「Booking」這個詞彙是通用名稱，指預定的動作，而「.com」為商業網站等理由駁回註冊，且在美國法院先前判決中一個通用名稱加上通用的商業組織型態（company、Corp.或Inc.）等辭彙，仍然是一個通用名稱，不得註冊商標。在網路出現後，美國專利商標局的立場也包含到網址，認為在辭彙前面加上（http://www），或在辭彙後面加上「常見的第一級網域名稱」（.com、org、edu），為代表網址的通用名稱，不具備來源指示功能。
而一審、二審、最高法院，則認為有證據顯示74.8%的民眾皆認知「Booking.com」為一間公司，可指示服務來源，已非訂購網站中的通用名稱。足夠顯示出「Booking.com」具有商標的後天識別性。且認為原先不讓通用名稱註冊商標的原因是因為怕其獨佔通用名稱，影響到其他同業競爭公平性。然而，若申請人想要主張他人商標侵權「.com」，須舉證提出對民眾有混淆誤認之虞的證明。
最高法院作出的判決顯示出，對於原本完全禁止以通用名稱註冊商標的美國專利商標局，將來面臨一樣的事情必須有所斟酌，不能直接駁回。未來，我們看到「通用名稱+Inc.」「通用名稱+.com」…等商標的可能性大大增加。
撰寫人：許月娥、王亭文
